Una Nueva Era de las Marcas en Nuestro País. ¿Y el Enforcement?
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Apenas hace algunos días, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) anunció, con bombo y platillo, el otorgamiento de las nuevas marcas llamadas “no tradicionales”, lo que se traduce en una nueva era para la Propiedad Industrial en nuestro país.
El sonido reiterativo de una cuchara sobre un vaso para solicitar servicio de café, el olor de una masa modeladora para niños, el aroma a bambú de una pintura y la imagen comercial de diversos diseños de macetas artesanales, han sido la punta de lanza para que el IMPI celebre esta nueva era de protección de derechos en México. Para las empresas o diseñadores que participaron en esta primera etapa resulta un remanso a sus preocupaciones derivadas de la falta de protección a su Propiedad Industrial y se convierten sin duda alguna en activos comerciales de la empresa que generan valor, renombre, distintividad y (cierta) certeza jurídica sobre sus productos o servicios. Adicionalmente, resulta innegable que lo anterior representa un avance importante para el fomento de la creatividad, competencia e innovación, todo esto fruto de la reforma a la Ley de la Propiedad Industrial que entrara en vigor el pasado 10 de agosto del 2018 y que se conjuga con la llegada del nuevo director general del IMPI, Juan Lozano.
Los frutos anticipados de las negociaciones del famoso nuevo acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), comienzan a verse reflejados aún sin contar con la ratificación de los congresos involucrados. Lo mismo sucede con los casos del TLCUEM y el TPP11. Pareciera que, al igual que en el año de 1994 cuando entró en vigor el Tratado de Libre Comercio para América del Norte, la presión que ejercía Estados Unidos para empujar estos temas influyó sensiblemente en la actualización y ejercicio de los derechos de Propiedad Industrial. Lo mismo sucede ahora, en una etapa en la que el IMPI juega un papel protagónico como acompañante de las reformas necesarias para acoplar la legislación interna a las reglas acordadas en los tratados internacionales. Para bien o para mal México se ha acostumbrado a revisar a fondo su legislación en materia de Propiedad Industrial solamente cuando sea necesario cumplir con acuerdos internacionales o en situaciones donde la necesidad resulta impostergable.
Al igual que el propio Instituto y la gran mayoría de los involucrados en el ramo, congratulamos el otorgamiento, la ampliación y la aplicación tan añorada de estos derechos de Propiedad Industrial en nuestro país que hace apenas algunos años sonaban muy lejanos y que hoy podemos ver concretados en el otorgamiento de estos diversos tipos de marcas.
Sin embargo, existen claroscuros que empañan estos avances en la materia y de los cuales (aún con cierta esperanza) no se han discutido lo suficiente. Por un lado, la ausencia de un urgente reglamento a la Ley de la Propiedad Industrial que suma ya varios meses de atraso y que vendría a ayudar a despejar las no pocas dudas que dejó la reforma que entró en vigor en 2018, regulando a su vez, las diversas nuevas figuras así como el marco de presentación de las marcas no tradicionales de forma clara y puntual e incluso, –por extraño que parezca–, el alcance de su protección.
Por otro lado, la dificultad que tiene o tendrá el titular para poder hacer valer esos derechos subjetivos ante la propia autoridad que los otorgó mediante la promoción de infracciones administrativas, es decir, los estándares de observancia que se conocen como enforcement propiamente.
Basta leer alguno de los títulos de registro de las marcas olfativas para descubrir que la descripción a la que hacen alusión los mismos no se percibe muy simple de comprobar. Por ejemplo, en el caso de la famosa masa modeladora, la descripción del olor se refiere como una “combinación dulce, un tanto musgosa, de una fragancia con tonos de vainilla, con pequeños acentos de cereza y el olor natural de una masa salada a base de trigo”,[1] lo cual se antoja difícil de poder comprobar o hacer valer ante el propio IMPI o un Tribunal Federal, máxime si consideramos que le aplican las reglas generales de las marcas tradicionales dentro de las cuales habría que contemplar la protección contra aquellas marcas idénticas o semejantes en grado de confusión y sumado a ello la falta de una infraestructura (material y humana) en el propio IMPI.
“Es urgente un reglamento a la Ley de la Propiedad Industrial que suma ya varios meses de atraso y ayudaría a despejar las no pocas dudas que dejó la reforma que entró en vigor en 2018, regulando a su vez, las diversas nuevas figuras así como el marco de presentación de las marcas no tradicionales de forma clara y puntual.”
En pocas palabras, se ve difícil que en la vía litigiosa pueda comprobarse que tal o cual producto efectivamente copió o vulneró el olor con “tonos de vainilla, pequeños acentos de cereza y el olor natural de una masa salada a base de trigo” de la marca no tradicional registrada o bien si dicho aroma u olor es semejante en grado de confusión a la descripción u objeto de protección de la marca previamente registrada. En países más avanzados en la materia cuentan con personal dedicado exclusivamente a distinguir este tipo de olores para determinar la posible semejanza entre un producto u otro y más allá de ello, a discernir si efectivamente las notas marcadas o escritas del olor (que establecen el objeto de protección) son las que se encuentran en el producto presumiblemente infractor. Todo un proceso.
El IMPI ahora tiene la gran misión de resolver este tipo de temas, de crear la infraestructura necesaria para procurar un debido proceso de infracciones que recaiga en marcas no tradicionales y de establecer procesos que generen certeza sobre la validez de los derechos que hoy se están otorgando. Por su parte, los Tribunales Administrativos que resuelvan conflictos en esta materia deberán dictar a su vez lineamientos, reglas procesales, sentencias armonizadas que sirvan de reglamentación sobre la forma en la que se deben hacer valer dichas infracciones y, de ser necesario, corregir la plana al IMPI.
De fracasar en esta misión, las marcas no tradicionales podrían estar condenadas a ser únicamente “marcas decorativas” o “marcas de exhibición”, pues hacerlas valer será prácticamente imposible. Al tiempo.
